Comment déposer une marque ?

Comment déposer une marque ?

Qu’est-ce qu’une marque ?

L’article L711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’une marque « est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ».  La marque peut revêtir des formes diverses, ce peut être :

• Un slogan
• Un dessin/logo
• Une couleur
• Un son
• Un hologramme
• Un motif
• Une typographie
• …

En droit français, le terme de « marques » renvoie à deux réalités : l’aspect juridique de la marque (= le droit de propriété intellectuelle accordé sur un signe) et, à la dimension commerciale et marketing de la marque. Les Anglo saxons ont réussi à faire la distinction entre ces deux notions. Ils utilisent le terme de « trademark » pour faire référence à la dimension juridique tandis que « brand » renvoie à la dimension commerciale et marketing de la marque.

Pourquoi déposer une marque ?

Le fait de déposer une marque auprès d’un office de propriété intellectuelle, l’INPI par exemple, garanti au déposant un monopole, pour une durée maximum de 10 ans renouvelable, sur le signe distinctif concerné par le dépôt. Cela signifie 2 choses : aucun autre produit ou service similaire ne pourra porter un nom ressemblant, mais surtout, ce droit de propriété intellectuelle, sur ledit signe, a le pouvoir d’empêcher des concurrents d’enregistrer des signes similaires ou identiques.

Cela permet aussi au déposant de valoriser le patrimoine de son entreprise. Ce signe enregistré a une valeur financière. De fait, il est alors possible de céder cette marque, de la faire exploiter dans le cadre d’une franchise…

La marque peut être déposée soit par une personne physique, soit par une personne morale (société), qui déposera alors par l’intermédiaire de son représentant.  Le déposant peut procéder lui-même au dépôt mais il peut aussi préférer passer par des professionnels et faire appel à un mandataire, souvent des conseils en propriété intellectuelle ou des avocats.

Attention, si vous n’êtes pas établi au sein de l’union européenne, ou que le dépôt est effectué au nom de plusieurs déposants, le recours au mandataire est obligatoire.

Plusieurs critères sont toutefois à respecter avant de déposer une marque. Un très grand nombre de marques peuvent être déposés auprès de l’INPI (office de propriété intellectuelle français) mais le code de la Propriété Intellectuelle pose 4 critères :

• le signe doit être susceptible de représentation graphique (on exclut les signes olfactifs et gustatifs de fait, insusceptibles de représentation graphique) ;
• la marque doit être distinctive: elle doit permettre aux consommateurs de faire la différence entre vos produits et ceux d’un concurrent ;
• le signe utilisé doit être licite (il doit être conforme à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la Convention de Paris et aux accords de l’OMC) ;
• la marque doit être disponible (aucun titre similaire ou identique ne doit avoir été enregistré préalablement sur le même territoire).

Le dépôt de marques en France

Avant tout, il est nécessaire de faire une recherche d’antériorité. L‘idée est de vérifier si vous êtes bien la première personne à vouloir déposer ce signe. L’INPI ne procède pas à cette vérification, vous devrez donc impérativement mener cette recherche. C’est là que l’accompagnement par un professionnel peut sembler nécessaire. En effet, cela évitera notamment qu’un concurrent engage une procédure d’opposition contre votre dépôt de marque.

La recherche se fait en deux temps. Vous devrez, dans un premier temps, vérifier dans la base marque de l’INPI si une marque déposée similaire existe : dans des classes similaires ou identiques (la classification internationale de Nice établit une classification de 45 classes distinctes) et pour des produits identiques ou similaires. Si une marque existe déjà dans une autre classe, pas de panique, votre signe reste disponible, vous pourrez donc mener à bien la procédure. Vous devrez ensuite vérifier si une marque déposée similaire à la vôtre entraine un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs. Si vous préférez, pour plus de sécurité, cette vérification peut être réalisée par l’INPI moyennant une taxe.

Le dépôt se fait ensuite sur le site internet de l’INPI. Vous devrez remplir le formulaire en ligne. Vous recevrez ensuite la date de votre dépôt et le numéro national associé.

Dans les 6 semaines suivant votre demande, l’INPI procède à sa publication au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle (BOPI) et vous communique un avis qui récapitule le contenu du dépôt.

L’examen de votre demande par l’INPI

L’INPI réalise un examen sur le fond et la forme. L’office vérifiera d’abord la conformité du dossier (formulaire, documents, redevances payées…) puis fera un examen sur le fond (vérification du respect des conditions légales : distinctivité, absence de mot interdit …).

Si l’INPI remarque des irrégularités, vous disposerez d’un délai d’un mois pour régulariser votre demande.

Aussi, à compter de la publication au BOPI, une période de deux mois s’ouvre pendant laquelle des tiers peuvent faire des oppositions (pour le propriétaire d’un droit antérieur) ou des observations sur les marques (elles permettent d’attirer l’attention de l’INPI sur le fait que la marque ne serait pas valable, au regard, par exemple, d’autres réglementations, comme celles protégeant les indications géographiques. Toute personne concernée peut faire des observations)

La délivrance de marque

Apres un délai minimal de 5 mois, une fois la procédure d’examen du dossier achevé, l’INPI publie l’enregistrement du dépôt de votre marque au BOPI.

Vous recevrez ensuite le certificat d’enregistrement de votre marque.

Le dépôt de marque en Europe

Les systèmes nationaux et de l’Union Européenne sont complémentaires et fonctionnent en parallèle. En réalité, tout dépend des besoins du déposant. Parfois la protection nationale suffit, notamment si vous ne traitez que dans un seul pays. En revanche, si vous avez besoin d’une couverture plus large, il est préférable de faire un dépôt de marque auprès de l’office européen (EUIPO), ce dernier confère une protection dans tous les pays de l’UE moyennant un dossier unique.

La protection offerte est de 10 ans, renouvelable indéfiniment.

Il est possible de faire enregistrer trois types de marques :

• les marques individuelles (distingue les produits et services d’une entreprise donnée de ceux d’une autre entreprise)
• les marques collectives (distingue les produits et services des membres d’une association des produits et services des entreprises qui ne sont pas membres de cette association. Elle est souvent utilisée par des associations pour identifier des produits provenant de divers producteurs qui partagent une certaine caractéristique) ;
• les marques de certification (garantit que les produits et services proposés répondent à certaines normes ou caractéristiques définies par le titulaire de la marque).

Concernant la procédure à suivre : vous devrez dans un premier temps réaliser une recherche d’antériorité. L’office européen recommande l’usage de TMview, qui permet d’avoir accès aux données de plusieurs offices de propriété intellectuelle dans le monde. Vous devrez vérifier trois éléments durant cette recherche.

Vous devrez vérifier d’abord les droits antérieurs : en Europe, les droits sont protégés selon la règle « premier arrivé, premier servi ». D’ailleurs, sauf date de priorité, la protection de la marque débute lorsqu’une date de dépôt légale est attribuée.

Vous devrez ensuite vous pencher sur la potentielle similitude des signes. L’idée est de vous mettre à la place d’un consommateur, il vous suffira alors de vous demander si votre signe pourrait faire croire qu’il provient de l’entreprise antérieure. Si oui, alors votre demande a peu de chances d’aboutir.

Enfin, vous devrez également être vigilant concernant les produits ou services similaires.

Que faire si vous trouvez une marque qui pourrait entrer en conflit avec la vôtre ?

• Négocier et parvenir à un accord avec le titulaire de la marque antérieure
• Poursuivre et déposer votre demande et risquer de faire l’objet d’une opposition de la part des titulaires du droit antérieur
• Contester l’enregistrement de la marque antérieure si vous avez des raisons sérieuses de le faire
• Reconsidérer votre marque.

Vous devrez vous acquitter de la taxe de base d’un montant de 850 euros dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande par l’EUIPO.

Une fois le dépôt de votre demande de marque réalisé, l’office dispose d’un délai pour examiner votre demande.

Une fois la demande de marque publiée, s’ouvre un délai de 3 mois pendant lequel toute personne titulaire d’un droit antérieur peut s’opposer à l’enregistrement de votre marque.

Si votre demande est publiée et que personne ne forme d’opposition, ou si l’opposition est rejetée, votre marque sera enregistrée et l’enregistrement sera publié.

Si votre demande de marque est rejetée, vous pourrez former un recours. Vous disposez d’un délai de 2 mois à compter de la date de la décision de rejet pour déposer votre acte.  Votre recours doit inclure un exposé des motifs sur lesquels vous vous fondez.

Le dépôt de marque à l’international

Le dépôt d’une marque à l’international est intéressant si vous envisagez d’étendre l’exploitation de votre marque au sein de plusieurs pays. D’ailleurs, vous ne disposerez pas d’un titre unique, mais d’autant de marques que de pays visés par le dépôt.

L’extension de votre marque suppose, au préalable, un dépôt de marque national. Dans l’idéal, ce dépôt intervient 6 mois suivant le dépôt de la marque nationale. Ce délai permet à l’entreprise de bénéficier d’un droit de priorité lors de l’extension de la protection à l’international. Autrement dit, si vous faites une demande en France en avril, et que vous procéder ensuite à un dépôt international en juillet, votre dépôt sera réputé être intervenu en avril.

Vous devrez suivre plusieurs étapes pour déposer votre marque :

• S’assurer de remplir les conditions requises au préalable

Votre marque doit être déposée en France. Ensuite, vous devez identifier les pays dans lesquels vous souhaitez étendre votre protection. Vous devrez vous assurer qu’ils sont bien membres du système de Madrid (130 pays).

Vous devrez ensuite réaliser une recherche d’antériorité. Les bases de données de l’OMPI sont une bonne source pour mener à bien cette recherche. Les services de l’INPI peuvent réaliser cette enquête pour vous moyennant 395 euros (minimum).

• Remplir le formulaire de dépôt de marque à l’international de l’INPI

Ce formulaire est disponible en ligne depuis le portail e-procédure de l’INPI.

Vous devrez préciser votre nom, prénom, adresse complète, le numéro national et la date de dépôt ou d’enregistrement de votre marque en France, la liste des biens et services que vous souhaitez protéger, la liste de pays au sein desquels vous souhaitez une protection, une reproduction très nette des éléments de votre marque (il est impératif qu’elle corresponde à celle de la marque française ; cette production ne doit pas excéder 8×8 cm)

• Payer une redevance à l’OMPI

L’OMPI est en charge de l’enregistrement de votre marque à l’étranger.

Vous devez régler une redevance de base de 653 francs suisses pour une marque en noir et blanc et 903 francs suisses pour une marque en couleur.

Vous devrez ensuite vous acquitter d’une redevance de désignation par pays. Le tarif varie en fonction des pays sélectionnés et du nombre de services ou produits et de classes demandées.

• Déposer un dossier auprès de l’INPI

Vous devrez ensuite déposer votre dossier auprès de l’INPI. Vois devrez y joindre une copie de publication ou d’enregistrement de votre marque ainsi que la copie du justificatif de paiement de la redevance de l’OMPI, ou une copie de l’avis de paiement.

Vous devrez également payer une redevance à l’INPI d’un montant de 62 euros et y joindre le justificatif au dossier.

• Attendre le retour de l’OMPI puis des pays concernés par l’extension de la protection de votre marque

L’INPI se charge ensuite de transférer votre dossier sous 2 mois auprès de l’OMPI. Ce dernier s’occupera ensuite des vérifications (dossier, paiement des redevances…). En cas d’objections, vous pourrez régulariser votre dossier directement au niveau du portail numérique de l’INPI.

Si votre demande est acceptée, l’OMPI se charge d’enregistrer votre marque, vous fournir un numéro international d’enregistrement, d’inscrire votre marque auprès du registre international. Enfin, l’OMPI publiera votre marque au sein de la gazette de l’OMPI.

L’OMPI envoie ensuite votre dossier auprès des pays que vous avez désignés lors de votre demande. Il sera alors examiné entre 12 et 18 mois après la date d’envoi de votre enregistrement. Chaque pays évalue alors votre demande au regard de sa législation respective.

En cas d’objection ou de refus, l’OMPI vous préviendra en vous expliquant les motifs. Si votre demande est acceptée, alors votre marque est protégée dans le pays concerné.

Vous bénéficierez d’une protection pour une durée maximale de 10 ans, renouvelable à l’infini. Attention toutefois, pendant les 5 premières années, votre marque internationale est liée à votre marque française. Autrement dit, si votre marque ne produit plus d’effet au cours de ce délai, alors votre marque internationale ne sera plus valide et sera radiée.

Pourquoi se faire accompagner par un cabinet de PI

L’accompagnement par un cabinet de propriété intellectuelle peut apparaitre nécessaire lors du dépôt de marques.

Tout d’abord, dans certains cas, cet accompagnement est rendu obligatoire. C’est notamment le cas, comme nous l’avons vu précédemment, lorsque le déposant n’est pas établi au sein de l’UE ou que le dépôt est effectué au nom de plusieurs déposants.

Le reste du temps, cet accompagnement peut s’avérer réellement utile. Les juristes conseils sont garants du bon dépôt de la marque : ils garantissent la validité de la marque, la conformité aux critères posés par l’INPI, le respect de la classification de Nice… tous ces éléments qui peuvent apparaitre très abstraits pour un profane. D’autant qu’il ne faut pas oublier qu’une erreur est lourde de conséquences, cela peut entrainer l’annulation ou l’irrecevabilité du dépôt.

Les cabinets de propriété intellectuelle sont également bien formés à la recherche d’antériorité. Cela peut alors permettre d’éviter des procédures d’opposition pendant la procédure ou des litiges devant les tribunaux.

Enfin, les missions des conseils en propriété intellectuelle vont bien au-delà de la rédaction de la demande de marques. Ils interviennent également dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie globale de protection, défense, et de valorisation des marques protégées. L’accompagnement permet de maximiser la portée de la marque et de prévoir son évolution.

En définitive, déposer une marque ne se résume pas à une formalité administrative. L’accompagnement par un cabinet de propriété intellectuelle permet de sécuriser la démarche, d’anticiper d’éventuels obstacles juridiques et de construire une protection adaptée aux besoins du déposant, y compris lorsque ce dernier n’est pas familier avec ce domaine technique.